【热门】正当采用不侵权抗辩的构成要件

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资料来源:广东省高级人民法院李艳转自:人民司法特别提示:所有注明本期“来源”或“转自”的作品转载新媒体，版权来源于原作者和原来源 共享复印件是作者个人的观点，只不过是网络用户的学习参考，本期的观点【审判要旨】并不意味着权利人的注册商标中正当采用了本商品的共同名称和被告联系，成立了正当采用本商品的共同名称不进行侵权抗辩 国家标准的规定可以作为认定法定共同名称的直接依据的客户认识、媒体报道、相关政府文件、权利人自身的主观认知及录用方法等可以作为认定约定俗称的考虑因素 不超过商品类别介绍、描述所需限度，不得侵犯权利人商标合法利益的，其采用行为可以说是正当采用 事件一审:()粤民初21号二审:()粤民终1861号【事件】原告:佳宝企业 被告:鲜仙乐企业 佳宝企业九制陈皮制品系创始人杨应林1985年开发的化果皮类凉果，是广东省潮汕地区的特色食品 1990年10月，中央电视台神州风采栏播出了专集电影《陈皮大王》杨应林，报道了杨应林的工厂及其研发9制陈皮产品的相关事实 佳宝企业于年1月28日被批准注册第8965529号“九制”复制商标，采用商品为第29类，包括果皮、陈皮梅等 这个商标的申请日期是年12月17日 年4月28日，年1月25日，佳宝企业购买了两次经公证被指控侵害的新鲜仙乐九制陈皮 鲜仙乐企业确认这种产品是生产的 百度百科的九制陈皮词条是九制陈皮是潮汕地区以前流传下来的名产之一，是凉果食品，全名是广式九制陈皮，有与苏州不同的苏式陈皮。 九制陈皮……因为技术繁杂，所以被称为九制……制造商是佳宝企业 鲜仙乐企业成立于2000年4月30日，其经营范围包括蜜饯的生产、销售等 2007年9月3日申请注册新鲜仙乐图案和复印组商标，年3月7日该商标得到了授权公告 被指控侵权产品包装正面背面上半部分的白色长盒上均有9制陈皮复印件，纵向排列，字体大，颜色黑色，比较显眼 被指控侵权的产品包装采用了上述生仙乐照片文字的组合商标 佳宝企业向广东省潮州市中级人民法院提起诉讼，要求朝鲜仙乐企业停止侵犯商标权和不正当竞争行为，赔偿经济损失和合理维权费用共计20万元等。 【审判】潮州中院经过审理认为，被指控侵犯新鲜仙乐企业生产的产品与佳宝企业的九制陈皮产品是相同的商品。 鲜仙乐企业在其被指控侵犯权利的产品包装袋上显示九制陈皮作为产品名，强调采用，使相关公众误解该商品来自佳宝企业，或与该企业有特定联系，佳宝企业“九制”注册商标的专用权 鲜仙乐企业对“九制”是领域共同名称的辩解意见没有根据，法院不采用 潮州中院根据商标法第三条第一款、第五十七条第(二)款、第六十三条第一款、第三款、反不正当竞争法第二条第一款等规定，一、朝鲜仙乐企业立即停止佳宝企业第8965529号“九制”注册商标专用权及不正当竞争行为，立即 二、朝鲜仙乐企业自判决生效之日起10天内赔偿佳宝企业经济损失和维权合理费用共计6万元。 三、驳回佳宝企业的其他诉讼请求 鲜仙乐企业不服一审判决，向广东省高级人民法院上诉 广东高院经过审理认为中国商标法规定的正当采用包括以下两个方面:其中之一是注册商标中含有本商品的共同名称等记述性含义其二是他人的采用行为具有正当性 关于九制陈皮是否是商品通用名称的问题 朝鲜仙乐企业向二审法院提交的证据可以说明1.9制陈皮于2006年被确定为国家标准的种类商品的共同名称 质量技术监督局在国家标准化管理委员会2006年9月18日发布的《蜜饯通则》中，九制陈皮与话梅、杨梅干、芒果干等并列为话化类产品 2 .在当地政府机关、信息媒体及相关公众的普遍认识中，九制陈皮已经成为某种商品的共同名称 (一)潮汕市文化广电旅游体育局等政府机构公布的一些非物质文化遗产名单中，“潮州九制话梅制作技术”、“潮州九制陈皮制作技术”、“潮安九制陈皮制作技术”等入选 (2)信息媒体的报道或采访中大量出现了“广式九制陈皮”和“苏式九制陈皮”的提法，佳宝企业自己在无效过程中提出的信息报道更直接是“佳宝九制陈皮出九制陈皮的哥哥”，均以九制陈皮为特殊过程 (3)百度百科将九制陈皮的制造商称为佳宝企业，但他指出九制陈皮是广东潮汕地区以前流传下来的名产之一，是凉果类食品，全称是广式九制陈皮。 《youdao》关于九制陈皮词条的双语例句之一是“苏式蜜饯现在有1620多个品种，以金丝枣、奶油梅、金丝柑、糖杨梅、九制陈皮最为有名”。 网络检索和翻译工具在一定程度上反映了对九制陈皮词汇的解读，相关公众对其系商品共同名称的认识 而且，在佳宝企业获得的众多荣誉中，发行机构均以九制陈皮为商品名，与佳宝企业的“佳宝”商标组合共同指佳宝企业的产品 这些全国荣誉证书的复印件进一步证明，9制陈皮作为这类商品的共同名称，得到相关公众的普遍认可。 3 .佳宝企业往往采用九制陈皮作为商品通用名称而不是商标 关于佳宝企业在一审审判中有自己的商标，“九制”是作为商品名被采用的陈述，反映了佳宝企业在商业经营中对九制陈皮的定位。 1987年，佳宝企业在第9类商品的水果层、蜜饯中注册了“佳宝”的复制商标 佳宝企业在接受媒体采访时，经常用“佳宝九制陈皮”称呼其产品 佳宝企业是上述国家标准《蜜饯通则》的起草单位之一，完全知道九制陈皮作为此类商品的共同名称纳入国家标准 佳宝企业九制陈皮的研发人员和原负责人杨应林撰写的论文“九制陈皮的关键是“九制”“九制陈皮的制作中应用腌制”也可以证明佳宝企业在商品名意义上采用了九制陈皮 4 .佳宝企业为九制陈皮的研究开发做出了贡献，但根据明确的事实，九制陈皮不是其创始人 由于苏式九制陈皮的存在，客户很难将九制陈皮与特定厂家划等号 综上所述，九制陈皮不仅是经过许多繁杂技术腌制的陈皮类产品的法定通用名称，而且是全国相关公众约定下庸俗化的该类商品的通用名称 关于鲜仙乐企业是否被正当录用的问题 九制陈皮作为本类商品的共同名称，不得被任何人独占。 否则，其他生产者无法清楚地描述自己的商品，不能正常参与市场竞争 但是，其他生产者对九制陈皮的采用必须以正当为限 鲜仙乐企业的录用没有超过正当界限的理由是:1.鲜仙乐企业在记述上采用九制陈皮，不是通过九制陈皮指示商品来源。 鲜仙乐企业在商品包装的左上角显眼位置，写明了自己注册的“鲜仙乐”的图像文字商标，并做了特别附加的标记 商标下面还印刷着非常引人注目的“鲜仙乐”的文案和拼音 申诉的“九制陈皮”在包装袋的右上角，没有注册商标的标识 2 .被指控侵权的产品包装上的“九制陈皮”和佳宝企业注册的“九制”商标中采用的字体明显不同，生仙乐企业明显模仿不是故意的 3.9制作是制造技术，被很多商品采用，相关公众不能用“九制陈皮”简单地识别商品来源 更何况佳宝企业在“九制”商标注册后也是在并用“佳宝”和“九制陈皮”以前就流传下来的 在这个市场的现状下，客户不会混淆两者的产品 综合考虑这些因素，“九制”是在佳宝企业注册为商标，但九制陈皮本身是经过许多杂技腌制的陈皮类商品的共同名称 即使佳宝企业在九制陈皮的研究开发上做出了突出的贡献，也不能独占这句话的采用 鲜仙乐企业在商品共同名称的意义上采用“九制陈皮”文字，同时规范采用独自的“鲜仙乐”注册商标，避免顾客混淆商品来源 由于朝鲜仙乐企业的录用没有超过正当合理的限度，因此不得认定构成商标侵权 广东高院依照商标法第59条、不正当竞争法第6条和第17条、民事诉讼法第170条第1款第(2)项的规定，判决:一、撤销原审判决第3判决项。 二、变更元审判决的第一个判决项目是，新鲜仙乐企业立即停止对佳宝企业的不正当竞争行为，立即停止采用佳宝企业“佳宝”的牌九制陈皮包装、装饰类似的包装、装饰。 三、变更元审判决的第二个判决项目是从新鲜仙乐企业本判决生效之日起10天内赔偿佳宝企业的经济损失和维权费用共计4万元四、驳回佳宝企业的其他诉讼请求 【评价】正当采用答辩包括指示性的正当采用、记述性的正当采用等不同的答辩类型 记述性正当采用是指他人善意地合理采用权利人商标中包含的记述性词汇，记述该商品的特征的指示性正当采用是指他人为了证明自己商品的特定消息而采用权利人的商标标识 指示性正当采用答辩关于目前未纳入法律规范的叙述性正当采用答辩，中国年修订的商标法第59条第1款、第2项对此作了规定 根据商标法的规定，注册商标含有本商品的共同名称、图形、型号或直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、其他优势或含有的地名的，注册商标专用权人由他人正当采用 可以看出，正当采用本商品的共同名称进行不侵权抗辩，是记述性地正当采用抗辩的情况，法律适用的依据是确定的 关于这一不侵犯答辩的重点问题，笔者结合本案审判，认为:一、相关基础理论(一)被告采用的对象部分观点，在此答辩中被告采用的对象不是商标，只是与权利人商标相同或近似的符号。 但是，也有看法认为在这个答辩中被告对权利人的商标以第一意义的维度被采用 上述两种观点不同的根源是商标的定义不同 在前者的上下文中，商标与符号不同，在记述意义上采用的符号不能说是商标的后者的上下文中，商标和符号是不可分割的，第一意义和第二意义上采用的符号都可以称为商标 商标法中，只有具有第一含义的词汇不能作为商标注册，即使注册了也应该被宣布无效 根据本商品的共同名称和商标这种相互不兼容的关系，推测将被告采用的对象解释为与权利人的商标相同或近似的记号是更合乎逻辑的 在以本商品的共同名称进行的正当录用答辩中，被告采用的对象不是严格意义上的商标，但在这种案件的审判中，法院不是直接否定被告的行为不构成商标性录用，而是被告的行为满足商标法规定的侵权构成要件 这个审判的想法来自于正当地采用作为答辩权的法律定位 (二)正当采用答辩制度的合理性与20世纪40年代美国兰汉姆法中正当采用答辩的制度相似 trips协议也规定了记述性采用的例外 采用本商品通用名称不视为侵犯商标权，是为了合理平衡商标权人、其他经营者、顾客三者之间的好处，形成公平竞争的市场秩序 首先，正当采用本商品的共同名称不会导致商品来源的混乱和商标权者的商誉下降 本商品的共同名称是公共资源，不得被任何个体独占采用。 否则，商标权者将通过垄断本商品的共同名称获得不正当的竞争特征 其次，其他经营者采用本商品共同的名称是为了明确记述自己的商品新闻，容易与顾客进行比较有效的信息表现交流 如果其他经营者必须寻找说明其他商品的替代方案，尽管可能，也会支付额外的替代价格 商品共同名称是这样的商品的共同名称，没有商标所要求的显著性，不能指特定的商品提供者 允许其他经营者正当录用，不会增加消费者购买商品的搜索价格 二、关于答辩适用的前提条件注册商标中包含本商品共同的名称是本项目不侵犯答辩制度适用的前提条件 在评价案件是否具备该适用前提过程中，(1)商品共同名的外延商品共同名可以是商品的全名，也可以是商品的缩写、缩写或俗称 根据最高人民法院《关于审理商标授权行政案件几个问题的规定》第十条的规定，商品的共同名称可以分为法定和约定俗成两类 必须强调无论是法定的还是约定的，都是本商品的共同名称 从特定的商品类别讨论商品共同名是没有意义的，该类别商品上的共同名有可能成为其他类别商品上的显著商标 (2)关于商品共同名称的评价基准约定共同的商品共同名称 对于约定俗成的商品的共同名称，其评价标准是相关公众的普遍认识 这里的相关公众是指，继续商标法的一贯定义，与商标中记载的有标识的某种商品相关的客户和与上述商品的营销有密切关系的其他经营者 其他经营者和商标权人有竞争关系，任何商标都有解释为本商品的共同名称的好处，由于顾客的认识相对中立，所以一般应该主导顾客的认识 但是，对于市场消耗在海外的商品，必须首先考虑国内其他经营者的认识等，不能将一切绝对化 关于法定的商品共同名称 关于法定的商品共同名称，其直接评价标准是法律、国家标准、领域标准的规定 但是，这个直接标准是终极评价标准吗？ 在商标法行业，商品类别和商业标志一样近似，都以相关公众的认识为评价依据 关于争论标志是否为本商品的共同名称也必须如此。 否则违反了商标法关于认识标准的逻辑体系 但是，一般来说，区分直接标准和终极标准没有意义 法律、国家标准、领域标准将某种标志规定为商品名，确认了实际上相关公众已经视为商品名的既定事实，两标准的结果一致 另外，对于法律关于商品名的规定，法院不能在民事侵权案件中直接作出与其不同的认定。 当事人认为违背相关公众的普遍认识的，只能另外寻求救济 但是，如果假定制定者的疏忽使国家标准、领域标准的规定偏离了相关公众的普遍认识，当事人可以通过提出相反的证据来推翻相关规定吗？ 对此还有争议。 根据标准化法的有关规定，标准的类型多样，制定主体和颁布程序也不同，国家标准和领域标准是制定时应该考虑的第一个技术问题，所以将商品名的规定视为允许当事人反证推翻的法律推定事实的主张也是理所当然的 (三)商品共同名称的评价途径和考虑事项当事人主张构成法定共同名称的，可以通过明确相关法律或者标准规定的复印件进行评价。 对于主张构成约定俗称的人，如何揭示和评价相关公众的普遍认识特别困难 有些学者主张参考欧美各国的方法，用进行客户调查的方法来查明这个事实 [①]但是我国客户调查机构还不成熟，能用科学的调查方法形成公共有说服力的调查结果吗？ 另外，开始复盖全国的顾客调查需要相当长的时间和高额的费用，在不能期待赔偿的情况下，当事人有展开这项调查的意愿吗？ 由于各种现实原因，这种方法现在不太适用 法院一般通过综合考虑很多因素，可以正确掌握相关公众的普遍认识 为了说明争议表示构成商品的共同名称，被告一般将专业工具书、词典、专业教科书、网络百科词条、领域协会和政府机关发表的文件和发行的说明资料、信息媒体的报道等作为证据提出 关于专业的工具词典和词典的记载，相关司法解释确定了成为认定共同名称的参考因素 关于其他几类证据，不能简单否定，可以将相关内容的形成步骤、时间及社会认可度、相关内容提供者的公共说服力、可靠性记录及与事件当事人有无利害关系、相关内容与其他文件化证据的印证状况等 例如，在本案中，二审法院参考了被称为“电子百科全书”的百度百科词条复印件，但没有采用因大量制造虚假词条而被命令退市的“互动百科”词条复印件 另外，法院也可以考虑商品提供者是否是唯一的这一点 如果争夺标识的商品由多个生产者提供，则该标识有可能进化为共同名称 但是，这只是参考因素之一，如果过分强调这个因素的作用，在侵权行为泛滥形成所谓的比较稳定的市场后，可能会发生商标权人反而得不到法律保护的不合理情况。 一位学者说，这样的“比较稳定的市场”是侵权的结果，法院需要阻止侵权原件的清源。 如果相反有根据的认定权利者的商标是共同名称，则有本末倒置、是非颠倒的嫌疑 [②]其二是商标权人的主观认识、录用方法和维权状况 商标权人对自身商标的错误认识、不当采用和维权对市场的肃清，由于商标有可能演化为共同名称，相反，可以成为评价诉讼标志是否演化为共同名称的辅助要素 三、答辩成立的关键是，即使注册商标中包含本商品的共同名称，权利人也有权在一定范围内行使无效权 其他人在区别商品来源的维度中采用注册商标中包含的本商品的共同名称时，仍然必须依法给予否定的评价 与通用名这个前提条件相比，被告不侵权的抗辩是否成立、是否被正当采用是关键 由于被告认定不构成侵权的根源，权利人的商标中并不包含本商品的共同名称，其行为没有法律上的谴责性 (1)正当采用的内涵这里所说的正当采用是指被告善意、合理采用本商品的共同名称 包括其三个内涵:一是被告的主观感受必须来自善意，不得攀登别人的商标或掠夺别人的商誉 主观上是否有善意，不是通过直接探索被告真正的内心世界来知道的，也可以通过被告外在化的客观行为来推测 2被告的录用行为必须合理，不得超过介绍、描述商品类别所需的限度 如果商品共同名称的采用正确，则起到介绍、记述商品类别的作用 超过这个限度，越境到商标采用，就不能说是正当的采用 三是一般商标来源的混淆、相关关系的混淆、知名商标的淡化等对权利人商标没有损害的结果 (2)评价正当录用时需要重要注意的三种情况第一是被告自己商标的采用情况 这种情况包括但不限于被指控侵害的商品是否有可以视为其他商标的标志。 被告是否规范采用自己的商标被告自己的商标大小、位置是否合理，以及是否因诉讼而标识过于突出，相关公众难以注意到被以通常的观察力指控侵害的商品中存在被告自己的商标。 被告是否用适当的方法区分了自己的商标和索赔标识，以免顾客误认为索赔标识是被侵害的商品商标等 第二，被告采用诉讼标志的情况 即使是普通的纯拷贝商标，标志标志不仅包含拷贝的意思，还包含字体大小、配置方法、位置布局、拷贝的颜色、组合等与意义无关的拷贝的外观。 但是，相关公众在区分这个商品名和其他商品名时，基本上只考虑复印的意思。 被告以明确记述商品类别为目的，善意、合理地采用权利人注册商标中包含的本商品共同名称的情况下，不仅是权利人商标中包含但与被告商品类别无关的消息，还不包含在权利人商标中，但与权利人商标的类似度高，被告 第三，被告行为产生的后果 在特殊情况下，被告即使按照上述方法完全合理地采用权利人商标中包含的本商品的共同名称，也不能使相关公众混淆商品的来源 因此，有必要把结果作为独立的要素，从确保理论上的延期的立场出发 关于被告的行为是否造成损害权利人的商标商誉的结果，有必要明确是否发生了商品来源的混淆、相关关系的混淆或知名商标的淡化 被告被认定采用一般名称的，在认定混淆可能性或淡化可能性时必须观察与商标侵权判定的区别 在这种情况下，必须排除根据相同或相似推测可能混淆或淡化的审判路径。 否则，将判定的前提从本商标的通用名称变更为采用商标，陷入逻辑混乱。 (例如刊登在《人民司法》年第17期) [①]金海军:刊登在《商标和共同名称问题的顾客调查方法——实证与比较》上，刊登在《废南学报(哲学社会科学版)》年第10期。 [②]冯晓青:“商标一般名称化及相关侵权问题研究——以《金线肉松饼》商标侵权纠纷为考察对象”，刊登《政法论从》年第三期